Hoge Raad, 06-12-2002, AF0108, C01/044HR

6 december 2002

Eerste Kamer

Nr. C01/044HR

JMH

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Syntex - heeft bij exploit van 2 maart 1995 Ferring B.V., verder te noemen: Ferring, gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Ferring te gelasten iedere verdere inbreuk op het Europees octrooi 0 052 510 B2 onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis te staken en Ferring iedere onmiddellijke of middellijke inbreuk op dit octrooi te verbieden, met nog een aantal nevenvorderingen.

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Debiopharm - heeft een incidentele conclusie tot tussenkomst genomen en gevorderd:

Primair: te verklaren voor recht dat Debiopharm door productie en/of verkoop van het product gemerkt DECAPEPTYL-CR 3,75 geen inbreuk maakt op het aan Syntex verleend Europees octrooi 0 052 510 B2;

Subsidiair: nietig te verklaren Europees octrooi 0 052 510 B2 voor wat betreft Nederland.

De Rechtbank heeft bij vonnis van 5 september 1995 Debiopharm toegelaten als tussenkomende partij.

Ferring heeft in de hoofdzaak de vorderingen bestreden en Syntex heeft in interventie de vorderingen van Debiopharm bestreden.

Ter rolzitting van 1 juli 1997 is de procedure tussen Syntex en Ferring geroyeerd.

De Rechtbank heeft bij tussenvonnis van 4 februari 1998 in de tussenkomst de zaak naar de rol verwezen voor uitlating aan de zijde van partijen over de wenselijkheid van een deskundigenonderzoek en iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen dit tussenvonnis heeft Debiopharm hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Syntex heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 2 november 2000 heeft het Hof in het principaal appel het vonnis van de Rechtbank waarvan beroep vernietigd en opnieuw rechtdoende voor recht verklaard dat Debiopharm door productie en/of verkoop van het product Decapeptyl-CR 3,75 geen inbreuk maakt op het aan Syntex verleende Europees octrooi 0 052 510 B2, en het incidenteel beroep verworpen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

Tegen het arrest van het Hof heeft Syntex beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Debiopharm heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

De advocaat van Syntex heeft bij brief van 4 oktober 2002 op die conclusie gereageerd.

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Syntex is rechthebbende op het Europees octrooi 052 510 B2. Dit op 17 november 1981 aangevraagde octrooi is haar verleend voor "Microencapsulation of water soluble polypeptides". Er is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 18 november 1980.

(ii) Het octrooi is verleend voor Nederland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg en Zweden.

(iii) De vermelding van de verlening van het octrooi overeenkomstig artikel 97 lid 4 van het Europees Octrooiverdrag is gepubliceerd voor 1 april 1995.

(iv) Conclusie 1 luidt in de authentieke Engelse tekst (behalve voor Oostenrijk) als volgt:

"A pharmaceutical composition designed for sustained release of an effective amount of drug over an extended period of time prepared in microcapsule form wherein the composition comprises:

at least one water soluble polypeptide which is a naturally occurring luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH), a synthetically prepared material of the same type or synthetically prepared analogues of naturally occurring LH-RH which act in some manner on the anterior pituitary gland to affect the release of luteinizing hormone (LH) and follicular stimulating hormone (FSH);

optionally, at least one polymer hydrolysis modifying agent selected from organic acids, acid salts, neutral salts and basic salts; and

a biocompatible, biodegradable encapsulating polymer which is a poly(lactide-co-glycolide) copolymer;

the lactide/glycolide molar ratio of the copolymer, its molecular weight, the capsule diameter, and the polymer hydrolysis modifying agent (if present), being such that the composition exhibits sustained release of an effective amount of the polypeptide over a period af at least one month."

3.2 Syntex heeft zich met de hiervoor onder 1 vermelde vorderingen tot de Rechtbank gewend. Hetgeen Debiopharm als tussenkomende partij aan de zijde van Ferring heeft gevorderd is eveneens hiervoor onder 1 vermeld. De Rechtbank heeft geoordeeld dat Decapeptyl onder de beschermingsomvang van het octrooi van Syntex valt, zodat de primair door Debiopharm gevorderde verklaring voor recht niet kon worden toegewezen, en heeft de zaak met het oog op een eventueel deskundigenonderzoek in verband met de subsidiair door Debiopharm gevorderde nietigverklaring van het octrooi naar de rol verwezen.

In hoger beroep - waar het volgens het Hof (rov. 6 en 8) in het bijzonder ging om de vraag of de aanduiding "microcapsule form" in het octrooi zodanig moet worden uitgelegd dat niet alleen zogenaamde "micro-bubbles" (een kern van werkzame stof, omgeven door een laagje polymeer materiaal) daaronder vallen, zoals Debiopharm betoogde, maar ook zogenaamde "micro-sponges" (een matrix van polymeer, waarin partikeltjes van werkzame stof zijn ingebed), zoals Syntex verdedigde - heeft het Hof alsnog voor recht verklaard dat Debiopharm door de productie en/of verkoop van Decapeptyl geen inbreuk maakt op het octrooi van Syntex.

3.3.2 Middel I klaagt terecht dat dit oordeel in het licht van de processtukken in hoger beroep onbegrijpelijk is. Die processtukken, waaronder de pleitnoties in hoger beroep van Syntex' advocaten mr. C.J.J.C van Nispen en mr. G.Kuipers inhoudende, voorzover thans van belang:

"Evenmin staat vast dat de microcapsules van Decapeptyl als micro-sponges moeten worden aangeduid.

(...)

Daarom, wederom ten overvloede, stelt Syntex dat Decapeptyl niet wordt bereid volgens "embedding or intimately mixing", en biedt ingeval Uw Hof - ten onrechte - de bereidingswijze van Decapeptyl relevant zou achten èn de bewijslast op Syntex zou leggen, bewijs aan door middel van het getuigenis van Dr Daniel B. Wagner en Dr Kenneth Moore (University of Iowa)."

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 2 november 2000;

verwijst het geding ter verdere behandeling en beslissing naar dat Hof;

veroordeelt Debiopharm in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Syntex begroot op € 336,34 aan verschotten en € 1.590,-- voor salaris.